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Come rendere visibile il proprio marchio online e prevenire le condotte illecite altrui.

Uno dei modi più efficaci per pubblicizzare il proprio sito – pur se dispendioso nel lungo termine – è quello di acquistare all’interno di motori di ricerca link sponsorizzati o riquadri sponsorizzati attraverso il sistema del Keyword Advertising. Si tratta, in sostanza, di un modo di fare pubblicità online che si basa sul concetto di parola chiave (keyword).
L’utente cerca sul motore di Google una o più parole chiave, ottenendo dei risultati e, contemporaneamente, anche messaggi promozionali attinenti alle stesse keywords cercate. il messaggio promozionale viene dunque presentato all’utente in risposta ad una sua specifica ricerca oppure in relazione a determinati termini che compaiono in una pagina di un sito.
Anche Google, il più famoso tra i motori di ricerca, promuove questo tipo di pubblicità: Google Adwords è, invero, la sezione di Google dedicata al Keyword Advertising.
Tuttavia, se da un lato Google Adwords può contribuire ad accrescere esponenzialmente le possibilità per un’impresa di far conoscere il proprio marchio a livello mondiale, è anche vero che tale sistema ha favorito l’elaborazione di nuove e sempre più sofisticate modalità di  sfruttamento non autorizzato dei marchi altrui a fronte delle quali spesso le imprese hanno dovuto ricorrere in via giudiziaria. E’ lecito l’utilizzo di meta-tags corrispondenti al segno distintivo altrui, allo scopo di far comparire tra i risultati della ricerca il proprio sito web?
Osserviamo la posizione della giurisprudenza.

Giurisprudenza Comunitaria.

Per la giurisprudenza comunitaria l’uso del marchio altrui come keyword per i servizi di posizionamento di Google può costituire violazione di marchio e, dunque, contraffazione, nonché atto di concorrenza sleale e violazione del divieto di pubblicità ingannevole.
Tuttavia, in un caso (Google France vs. Louis Vuitton, cause da C-236/08 a C-238/08), il Giudice UE ha aderito all’orientamento secondo il quale l’uso da parte degli inserzionisti nel sistema Adwords del segno identico al marchio altrui come parola chiave, ai fini della visualizzazione di messaggi pubblicitari, benché abbia alcune ripercussioni sull’utilizzazione del marchio da parte del suo titolare, non è stato considerato sufficiente a integrare la violazione della sua funzione di indicazione di origine, il che si verifica solo se l’annuncio pubblicitario del terzo “non consente o consente soltanto difficilmente all’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l’annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente connessa a quest’ultimo o, al contrario, da un terzo”.
In un’altra occasione (Interflora vs. Marks & Spencer, causa C-323/08) la Corte di Giustizia UE ha confermato che il titolare di un marchio ha il potere di impedire ad un inserzionista di utilizzare un marchio identico, o simile a quel marchio, per prodotti o servizi identici a quelli coperti dal marchio stesso se tale uso pregiudica una delle seguenti funzioni del marchio: a) consentire all’utente Internet di ricondurre al titolare del marchio i prodotti o i servizi menzionati nell’annuncio pubblicitario; b) l’acquisizione ovvero il mantenimento da parte del legittimo titolare di una reputazione idonea ad attirare i consumatori ed a fidelizzarli.
Se poi il marchio, come nel caso di Interflora, gode di notorietà, il titolare del marchio avrebbe diritto di vietare al concorrente di farsi pubblicità a partire da una keyword corrispondente a tale marchio qualora in questo modo il concorrente tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, oppure arrechi pregiudizio a detto carattere distintivo o notorietà. Il caso traeva spunto dalla vicenda di Interflora Inc. (proprietaria di una rete globale di distribuzione di fiori formata da fioristi indipendenti e titolare del marchio registrato INTERFLORA), che gode di notorietà in diversi stati dell’UE. La Marks & Spencer, proprietaria di una delle maggiori catene di grandi magazzini del Regno Unito, che vende e consegna fiori a domicilio, ma non fa parte della rete Interflora, aveva acquistato la parola chiave “Interflora” nonché alcune varianti della stessa all’interno del servizio di posizionamento AdWords del motore di ricerca Google. Conseguentemente all’inserimento su Google della parola “interflora” o di una delle suddette varianti, sotto il titolo “link sponsorizzato” appariva un annuncio pubblicitario della Marks and Spencer. Nell’annuncio pubblicitario visualizzato non compariva alcun riferimento ad Interflora.

Giurisprudenza Italiana.

Interessante la posizione delle Corti italiane, secondo le quali va preso in esame non solo l’aspetto della possibile contraffazione di marchio ma anche quello della concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.
Secondo il Tribunale di Milano (sentenza 20 febbraio 2009, Soc. Solatube Global Marketing Inc. e altro c/ Soc. Solar Proiect e altro), l’uso da parte di una società concorrente di un meta tag riproducente il marchio di un’altra società non costituisce contraffazione del marchio, difettando in esso ogni funzione distintiva di servizi e prodotti propri del marchio. Invece “l’uso da parte di una società concorrente di un “meta-tag” riproducente il marchio della società legittima titolare costituisce illecito concorrenziale imputabile sotto il profilo dell’art. 2598 n. 3 c.c., in quanto determinante il costante e indebito abbinamento nei risultati della ricerca sui vari motori di ricerca del web idoneo a determinare uno sviamento della clientela in violazione dei principi della correttezza commerciale”.
In un altro caso, il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa (ordinanza del 23.04.2013), ha invece ritenuto l’inserzionista responsabile di contraffazione di marchio, affermando che l’uso del segno identico al marchio da parte del resistente come parola chiave che lancia la visualizzazione degli annunci a lui riferibili, fosse idoneo ad avvalorare l’esistenza di un collegamento materiale nel commercio tra i servizi interessati e il titolare del marchio, potendo ingenerare in errore sull’origine dei prodotti l’utente di internet. In particolare, nel caso di specie, la società resistente si era difesa sostenendo che fosse Google, attraverso una funzione denominata “di corrispondenza estesa”, ad operare automaticamente il collegamento tra il marchio altrui e i servizi identici pubblicizzati sui siti del ricorrente. Per il Tribunale, tuttavia, l’inserzionista era comunque obbligato a rispettare i diritti di privativa industriale e, per tale motivo, avrebbe dovuto usare la funzione del servizio di Google denominata “di corrispondenza diversa”, che impedisce la pubblicazione dell’annuncio in corrispondenza di termini non pertinenti al prodotto o servizio che si voleva offrire.
Infine, secondo il Tribunale di Palermo (sentenza 7 giugno 2013, n. 2636), in tema di tutela del marchio nei confronti della pubblicità tramite parole chiave nel contesto dei motori di ricerca su internet (cosiddetto keyword advertising), la legittimità del keyword advertising rispetto all’esclusiva del marchio è in gran parte correlata alla correttezza della condotta pubblicitaria, con particolare attenzione al momento della confondibilità quanto alla provenienza imprenditoriale. “Il giudizio, pertanto, consiste principalmente nell’apprezzare se l’inserzione promozionale associata al segno keyword rappresenti l’offerta non confusoria di un’alternativa ai prodotti o servizi del titolare della privativa. La pratica del keyword advertising, pertanto, non è automaticamente illegittima per il solo utilizzo non autorizzato di un marchio altrui come parola chiave. Nella fattispecie concreta, tuttavia, avendo la parte convenuta impiegato il marchio dell’attrice come keyword e, quindi, come URL di visualizzazione per aprire il link sponsorizzato a nome della stessa convenuta, avente ad oggetto i medesimi servizi dell’attrice, ha di fatto agganciato il sito al marchio altrui e ha sfruttato la indubbia notorietà del segno dell’attrice. Una tale condotta importa non solo un’ovvia attività confusoria, ma anche una violazione del marchio che, in quanto utilizzato per distinguere servizi, finiva per contraddistinguere, nell’ambito del collegamento sponsorizzato, anche i servizi, indubbiamente sostanzialmente identici, svolti dalla convenuta”

Come tutelarsi.

Innanzitutto è necessario un monitoraggio costante della rete, avvalendosi anche dell’ausilio di società specializzate e, nel caso si ravvisino delle irregolarità, analizzare la situazione concreta con l’assistenza di un legale e scegliere insieme la strada più idonea.
Nei casi più gravi e ripetuti di violazione e nell’ipotesi in cui si rientri in una fattispecie penalmente rilevante, sarà possibile ottenere il sequestro preventivo del sito del contraffattore, per poi indirizzare, nei confronti di quest’ultimo, richieste di risarcimento del danno subito in sede civile. Parimenti, se l’illecita utilizzazione del marchio altrui costituisce solo un illecito civile, sarà possibile richiedere l’emissione di un provvedimento d’urgenza, in tempi brevi e con una procedura semplificata, al fine di ottenere la cessazione della violazione, per poi, con un’azione di merito, richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Oltre alla tutela giurisdizionale e alle procedure amministrative di intervento dell’AGCM (Antitrust) e di riassegnazione del dominio nei casi di domain grabbing e typosquatting – entrambi attivabili solo successivamente a una violazione delle proprie privative – è sicuramente auspicabile l’adozione di soluzioni preventive.

Per contatti e approfondimenti è possibile inviare una mail a pesaro@synpro-avvocati.it

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